編者按：為切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)主義法治宣傳，積極講好中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)故事，及時(shí)發(fā)布最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭審判工作動(dòng)態(tài)，助力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)造國(guó)際一流營(yíng)商環(huán)境，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭微信公眾號(hào)增設(shè)“每周一案”專欄。自2021年3月起，每周發(fā)布一個(gè)本庭審結(jié)的典型案例摘要，簡(jiǎn)介基本案情，梳理裁判要旨，既為技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判提供裁判指引，也為法律從業(yè)人員和社會(huì)公眾提供實(shí)務(wù)參考。
專利共同實(shí)施者的認(rèn)定
——（2020）最高法知民終212號(hào)
?。?019）最高法知民終181號(hào)
【裁判要旨】
招投標(biāo)關(guān)系中指定技術(shù)方案的招標(biāo)方、加工承攬關(guān)系中提供技術(shù)方案的定作人實(shí)質(zhì)上決定了專利技術(shù)方案的實(shí)施，其與中標(biāo)方、承攬人等直接實(shí)施專利的主體構(gòu)成專利共同實(shí)施者。
【關(guān)鍵詞】
發(fā)明專利 實(shí)用新型專利 侵權(quán) 招投標(biāo) 加工承攬 共同使用 共同制造
【基本案情】
上訴人青海綠大生態(tài)治沙有限公司（以下簡(jiǎn)稱綠大公司）、青海烏蘭盛隆農(nóng)林有限公司（以下簡(jiǎn)稱烏蘭盛隆公司）與被上訴人青海省海西蒙古族藏族自治州天峻縣林業(yè)和草原局（以下簡(jiǎn)稱天峻縣草原局）、青島信科達(dá)工程咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱信科達(dá)公司）侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中（以下簡(jiǎn)稱“攔沙網(wǎng)及其施工方法”專利侵權(quán)糾紛案），涉及專利號(hào)為ZL201310524933.6、名稱為“懸袋形高立式攔沙網(wǎng)及其施工方法”的發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱涉案專利）。
綠大公司認(rèn)為，烏蘭盛隆公司在其中標(biāo)“青海省祁連山區(qū)山水林田湖生態(tài)保護(hù)修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目疏勒河—哈拉湖匯水區(qū)三河源源區(qū)沙漠化土地治理工程二標(biāo)段”（以下簡(jiǎn)稱涉案工程）施工過程中使用了落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的方法，天峻縣草原局系涉案工程發(fā)包方，信科達(dá)公司系招標(biāo)文件的制作方，故向青海省西寧市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱西寧中院）提起訴訟，請(qǐng)求判令烏蘭盛隆公司賠償損失4454764.5元，天峻縣草原局和信科達(dá)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
西寧中院認(rèn)為，烏蘭盛隆公司系商業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，投標(biāo)承攬沙漠化土地治理工程的目的為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，故烏蘭盛隆公司使用落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的方法的行為構(gòu)成侵權(quán)；信科達(dá)公司編制招標(biāo)文件并組織招投標(biāo)活動(dòng)是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但其按照天峻縣草原局提供的涉案作業(yè)設(shè)計(jì)編制招標(biāo)文件并組織招投標(biāo)的行為不能認(rèn)定為專利法規(guī)定的“實(shí)施”侵權(quán)的行為，故信科達(dá)公司在本案中不構(gòu)成侵權(quán)；天峻縣草原局為國(guó)家行政機(jī)關(guān)，其組織實(shí)施的涉案工程是保護(hù)生態(tài)環(huán)境的公益項(xiàng)目，是履行行政機(jī)關(guān)的職責(zé)，并非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)性質(zhì)，天峻縣草原局要求使用某種技術(shù)方案不屬于專利法規(guī)定的“實(shí)施”侵權(quán)的行為，不構(gòu)成侵權(quán)。
一審判決烏蘭盛隆公司賠償綠大公司12萬元，駁回綠大公司對(duì)天峻縣草原局、信科達(dá)公司的訴訟請(qǐng)求。
綠大公司、烏蘭盛隆公司均不服，分別向最高人民法院提起上訴。綠大公司主張?zhí)炀h草原局的行為構(gòu)成與他人共同實(shí)施涉案專利方法的直接侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任且一審判決金額過低，二審中放棄對(duì)信科達(dá)公司的訴訟請(qǐng)求。烏蘭盛隆公司主張其實(shí)施的施工方法具有合法來源，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；一審判決金額缺乏事實(shí)依據(jù)；天峻縣草原局與信科達(dá)公司應(yīng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任。
最高人民法院于2020年12月29日改判烏蘭盛隆公司、天峻縣草原局構(gòu)成共同侵權(quán)，賠償綠大公司經(jīng)濟(jì)損失45萬元。
上訴人東莞市鴻鼎家居有限公司（以下簡(jiǎn)稱鴻鼎公司）與被上訴人東莞市康勝家具有限公司（以下簡(jiǎn)稱康勝公司）、原審原告廣東棋勝家具有限公司（以下簡(jiǎn)稱棋勝公司）、信陽農(nóng)林學(xué)院侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案中（以下簡(jiǎn)稱“床架卡扣結(jié)構(gòu)”侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案），涉及專利號(hào)為ZL201521011294.4、名稱為“床架卡扣結(jié)構(gòu)”的實(shí)用新型專利（以下簡(jiǎn)稱涉案專利）。棋勝公司認(rèn)為，廣東天一美家家居集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱天一公司）、康勝公司、鴻鼎公司未經(jīng)許可制造、銷售落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的產(chǎn)品，信陽農(nóng)林學(xué)院未經(jīng)許可使用落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的產(chǎn)品，侵害了棋勝公司的專利權(quán)，故向河南省鄭州市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱鄭州中院）提起訴訟，請(qǐng)求判令停止侵害并賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支20萬元。
一審訴訟中，棋勝公司與天一公司達(dá)成和解，天一公司賠償棋勝公司9萬元，棋勝公司撤回對(duì)天一公司的起訴。鄭州中院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入棋勝公司涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，該被訴侵權(quán)產(chǎn)品由鴻鼎公司制造并銷售給康勝公司，康勝公司銷售給天一公司，由天一公司最終銷售給信陽農(nóng)林學(xué)院。棋勝公司未提供證據(jù)證明康勝公司及信陽農(nóng)林學(xué)院明知鴻鼎公司提供的涉案產(chǎn)品侵權(quán)，因此不予支持棋勝公司要求康勝公司、信陽農(nóng)林學(xué)院賠償損失的請(qǐng)求，信陽農(nóng)林學(xué)院將被訴侵權(quán)產(chǎn)品用于學(xué)生宿舍，停止使用可能造成不必要的浪費(fèi)，故可不停止使用且無需承擔(dān)賠償責(zé)任。鄭州中院判決鴻鼎公司、康勝公司停止侵權(quán)，鴻鼎公司賠償棋勝公司經(jīng)濟(jì)損失10萬元，駁回棋勝公司的其他訴訟請(qǐng)求。
鴻鼎公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院于2020年7月3日改判鴻鼎公司與康勝公司共同連帶賠償棋勝公司經(jīng)濟(jì)損失6萬元。
【裁判意見】
“攔沙網(wǎng)及其施工方法”侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院二審認(rèn)為，“使用”涉案專利方法的行為不僅僅限于直接實(shí)現(xiàn)涉案專利技術(shù)方案的行為，而應(yīng)當(dāng)結(jié)合被訴侵權(quán)人的具體行為進(jìn)行分析判斷。
本案中，天峻縣草原局作為涉案工程的發(fā)包方，在招標(biāo)文件中明確記載了落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的施工方法且明確將實(shí)施涉案施工方法作為中標(biāo)的條件之一，在其與烏蘭盛隆公司簽訂的施工合同中亦明確約定“施工單位必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，按照施工順序”。雖然最終實(shí)際實(shí)施落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的施工方法的行為人系烏蘭盛隆公司，但天峻縣草原局在涉案工程招標(biāo)文件以及涉案工程施工合同中均對(duì)投標(biāo)方/中標(biāo)方使用施工方法有明確要求，且該施工方法落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，實(shí)質(zhì)上系天峻縣草原局的上述行為決定了最終施工技術(shù)方案的實(shí)施。因此，天峻縣草原局的上述行為系使用了涉案專利方法。
此外，從天峻縣草原局與烏蘭盛隆公司之間就涉案工程進(jìn)行招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)并簽訂涉案工程施工合同的過程來看，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定雙方之間存在使用涉案專利方法的共同意思，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定雙方共同實(shí)施了使用涉案專利方法的行為。
“床架卡扣結(jié)構(gòu)”侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院二審認(rèn)為，專利法中“制造專利產(chǎn)品”是指，做出或者形成覆蓋專利權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征的產(chǎn)品。在委托加工專利產(chǎn)品的情況下，如果委托方要求加工方根據(jù)其提供的技術(shù)方案制造專利產(chǎn)品，則可以認(rèn)定是雙方共同實(shí)施了制造專利產(chǎn)品的行為?？祫俟鞠蝤櫠咎峁┝酥圃毂辉V侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案，鴻鼎公司按照康勝公司的要求，制造了落入棋勝公司專利權(quán)保護(hù)范圍的被訴侵權(quán)產(chǎn)品?？祫俟九c鴻鼎公司之間并非買賣合同關(guān)系，而系委托加工合同關(guān)系，二者共同實(shí)施了制造、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，應(yīng)當(dāng)基于同一侵權(quán)損害事實(shí)對(duì)全部侵權(quán)損害結(jié)果承擔(dān)連帶責(zé)任。
一審判決關(guān)于康勝公司僅實(shí)施了銷售行為的認(rèn)定有誤，在此基礎(chǔ)上，認(rèn)定康勝公司僅需承擔(dān)停止銷售的責(zé)任，而以其合法來源抗辯成立為由免除其賠償損失責(zé)任，適用法律確有錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。
